主要判決全文紹介
《知的財産高等裁判所》
審決取消請求事件
（スーパーオキサイドアニオン分解剤、用途発明事件）
－平成22年(行ケ)第10256号、平成23年3月23日判決言渡－
判示事項
① 一般に、公知の物は、特許法29条1項各号に該当するから、特許の要件を欠くことになる。しかし、その例外として、①その物についての非公知の性質（属性）が発見、実証又は機序の解明等がされるなどし、②その性質（属性）を利用する方法（用途）が非公知又は非公然実施であり、③その性質（属性）を利用する方法（用途）が、産業上利用することができ、技術思想の創作としての高度なものと評価されるような場合には、単に同法2条3項2号の「方法の発明」として特許が成立し得るのみならず、同項1号の「物の発明」としても、特許が成立する余地がある点において、異論はない（特許法29条1項、2項、2条1項）。もっとも、物に関する「方法の発明」の実施は、当該方法の使用にのみ限られるのに対して、「物の発明」の実施は、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入、譲渡の申出行為に及ぶ点において、広範かつ強力といえる点で相違する。このような点にかんがみるならば、物の性質の発見、実証、機序の解明等に基づく新たな利用方法に基づいて、「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては、個々の発明ごとに、発明者が公開した方法（用途）の新規とされる内容、意義及び有用性、発明として保護した場合の第三者に与える影響、公益との調和等を個々的具体的に検討して、物に係る方法（用途）の発見等が、技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠となる。
以上に照らして、本件特許発明の新規性の有無について検討する。
② そして、本件補正明細書の記載によれば、①スーパーオキサイドアニオン等の活性酸素種が関与する疾病として、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎、アルツハイマー、網膜色素変性症等が存在すること、②構成AないしCに該当する白金微粉末には、スーパーオキサイドアニオンを分解できる属性を有することが確認されたことが記載されている。また、特許請求の範囲の記載によれば、本件特許発明は、構成AないしCに該当する白金微粉末を、「医薬品」「健康食品」又は「化粧品」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されたのではなく、「スーパーオキサイドアニオン分解剤」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されている。
③ 本件特許発明の構成AないしC記載の白金の微粉末は、甲1の白金微粉末を含んでいるから、公知の物質であるといえる（この点、当事者間に争いはない。なお、本件特許発明記載の白金の微粉末は、甲1を示すまでもなく、物質として公知である。）。
④ 甲1には、構成AないしCに該当する白金微粉末は、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に有効であると期待されていること、そのような効果を期待して、水溶液として、体内に投与する方法が示されていることが記載され、同記載によれば、そのような使用方法は、公知であることが認められる。そうすると、甲1には、白金微粉末がスーパーオキサイドアニオンを分解する作用が明示的形式的に記載されていないものの、従来技術（甲1）の下においても、白金微粉末を上記のような方法で用いれば、スーパーオキサイドアニオンが分解されることは明らかであり、白金微粉末によりスーパーオキサイドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用されたものと合理的に理解される（甲24参照）
⑤ 以上によれば、本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は、甲1において記載、開示されていた、白金微粉末を用いた方法（用途）と実質的に何ら相違はなく、新規な方法（用途）とはいえないのであって、せいぜい、白金微粉末に備わった上記の性質を、構成Dとして付加したにすぎないといえる。すなわち、構成Dは、白金微粉末の使用方法として、従来技術において行われていた方法（用途）とは相違する新規の高度な創作的な方法（用途）の提示とはいえない。
これに対し、被告は、本件発明は、白金微粉末における、新たに発見した属性に基づいて、同微粉末を「剤」として用いるものである以上、新規性を有すると主張する。しかし、確かに、一般論としては、既知の物質であったとしても、その属性を発見し、新たな方法（用途）を示すことにより物の発明が成立する余地がある点は否定されないが、本件においては、新規の方法（用途）として主張する技術構成は、従来技術と同一又は重複する方法（用途）にすぎないから、被告の上記主張は、採用の限りでない。本願審査の段階において、還元水としての用途については、削除されたものと認められる（甲21参照）が、そのような限定が付加されたとしても、従来技術を含む以上、本件特許発明の新規性が肯定されるものとはいえない。
事件の骨組
① 本件の経緯
平成16年 2月18日 PCT特許出願
発明の名称：スーパーオキサイドアニオン分解剤
PCT／JP2004／001817号
特願2005-502741号
平成19年12月21日 本件特許の設定登録
特許第4058072号
平成21年 2月18日 原告が、無効審判を請求
無効2009-800033号
平成22年 6月30日 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決
平成22年 7月 8日 原告に審決の謄本が送達
② 本件の請求項1の記載
構成A：ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、シクロデキストリン、アミノペクチン、又はメチルセルロースの存在下で
構成B：金属塩還元反応法により調整され、
構成C：顕微鏡下で観察した場合に粒径が6nm以下の白金の微粉末からなる
構成D：スーパーオキサイドアニオン分解剤。
なお、構成の各分説及びその符号は、審判におけるものである。
③ 審決の概要
審決は、本件特許発明は、甲1及び甲2に記載の発明と同一ではなく、また、甲1、2及び甲3の記載及び本件優先日当時の当業者の技術常識を考慮しても、当業者が容易に想到できたものとは認められないから、本件特許を無効とすることはできないとするものである。
審決は、上記結論を導くに当たり、甲1、2の記載を次のとおり認定し、本件特許発明と甲1との相違点を構成Dとし、本件特許発明と甲2との相違点を構成AないしDとした。
④ 原告の主張
（1）取消事由1
「スーパーオキサイドアニオン分解剤」とは「スーパーオキサイドアニオンを分解する物」という程度の意味であって、これは構成AないしCが規定する白金微粉末の属性を規定したものにすぎず、特定の（具体的な）医薬、食品、化粧料などといった「用途」を規定したのではない。
したがって、甲1も構成AないしCを充足する以上、「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての属性を有するから、審決が甲1について、構成Dを相違点とした判断は誤りである。
本件補正明細書には、白金微粉末を飲料水などとして体内に投与することで、体内のスーパーオキサイドアニオンが分解し、もって、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎、アルツハイマー、網膜色素変性症、とりわけ、筋萎縮性側索硬化症（FALS）などの予防又は治療に有効であると期待されることが記載されている。これに対し、甲1には、その作用機序がスーパーオキサイドアニオン分解作用という白金微粉末に備わった属性に基づくものであることは明記されていないものの、本件特許発明と同様に白金微粉末を飲料水などとして体内に投与することで、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に有効であると期待されることが記載されている。そうすると、甲1記載の飲料水も、構成AないしCにおいて本件特許発明と一致している以上、これを飲料すれば、当然スーパーオキサイドアニオンを分解するのであるから、スーパーオキサイドアニオン分解という属性を利用しているといえ、審決が甲1について、構成Dを相違点とした判断は誤りである。
なお、本件特許発明の白金微粉末がスーパーオキサイドアニオンを分解する属性を備えているのであれば、同じ構成である甲1の白金微粉末も同じ属性を備えているのであって、実際、甲1は、スーパーオキサイドアニオンを分解する（甲24）から、「スーパーオキサイドアニオン分解剤」である。
（2）取消事由2～4
省略
⑤ 被告の反論
（1）取消事由1
甲1には、スーパーオキサイドアニオンの分解に関する記載はなく、かかる属性に基づく用途（スーパーオキサイドアニオン分解剤）についての開示もなく、また、本件優先日当時、白金微粉末がスーパーオキサイドオニオン分解作用を有するとの技術常識も存在しなかった。
これに対し、本件特許発明は、従来の用途とは異なる新たな用途（「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途）を見いだした発明であり、構成Dは「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途を規定するものであり、飲料水や化粧品としての使用態様に限定されるものではない。また、スーパーオキサイドアニオン分解剤としての用途は、新たに発見された技術（スーパーオキサイドアニオンの分解）に基づく技術的特徴を有するところ、かかる効果は、甲1に記載も示唆もされていない。
審決は、「スーパーオキサイドアニオン分解剤」の用途が甲1に記載された用途との対比において新たな用途であるかを検討し、特許請求の範囲には使用態様や具体的な用途について特段の限定がないことから、「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途は、本件特許明細書に記載されたもののみならず、本件優先日当時における当業者に自明な用途も包含すると認定したのであり、そのような認定手法に誤りはない。
また、甲1には、「（例：過酸化水素の分解）」との記載（段落【0027】）があるのみで、白金微粉末によるスーパーオキサイドアニオンの分解作用については何ら記載がなく、各症状改善の体験談から白金微粉末によるスーパーオキサイドアニオン分解作用があると当業者が認識することはできない。そもそもアトピーの原因は単一ではなく、スーパーオキサイドアニオンもアトピーの原因の1つであると考えられているにすぎない。甲1のアトピーの症状改善の単なる体験談の記載をもってスーパーオキサイドアニオン分解剤の具体的な用途が開示されているということはできない。
（2）取消事由2～4
省略
（要約 たくみ特許事務所 佐伯憲生）
原告 アイノベックス株式会社
被告 アプト株式会社